弁理士　ＫＩＫＵＭＡ　米国特許《菊間特許》

判決WATCHING ～ 2001年　米国知的財産権法関連～

菊間　忠之

(翻訳ミス、要約ミスなどがあるかもしれません。ご指摘、ご指導を頂ければ幸いです。メールでご連絡ください。)

＊補正＆均等論
Bose Corp. v. JBL, Inc. and Infinity Systems Corp.
(01-1054, Dec. 17, 2001, Mayer, Newman and Bryson)
　審査中に補正がなされたが、それによってクレーム（均等の）範囲は狭くならない。

＊
Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.
(01-1029, CAFC, Dec. 20, 2001, Lourie, Archer and Gajarsa)

＊補正＆均等論
Intermatic, Inc. v. Lamson & Sessions Co.
(00-1101, -1116, 01-1028, CAFC, Dec. 17, 2001, Newman, Lourie and Rader)
　再審査中に行った補正によって均等の範囲はなくなる。

＊
In re Thrifty, Inc.
(01-1111, CAFC, Dec. 13, 2001, Michel, Rader and Linn)

＊追加ステップ
Smith & Nephew, Inc. v. Ethicon, Inc.
(00-1160, CAFC, Dec. 12, 2001, Newman, Michel and Gajarsa)
　方法特許において、クレームされていないが、明細書に開示されたステップを追加した方法は侵害を構成する。明細書だけに開示されたステップは放棄したものではないとした（多数意見）。1996 Maxwell Case（少数意見：Michel)

＊再発行特許（規則１．７５）
Dethmers Manufacturing Co. Inc. v. Automatic Equipment MFG Co.
(00-1114, -1130, CAFC, Dec. 5, 2001, Clevenger, Schall and DYK)

＊懲罰的損害賠償は憲法違反ではない
Rhone-Poulenc Agro, S. A. v. DeKalb Genetics Corp. and Monsanto Co.
(00-1218, -1350, CAFC, Nov. 19, 2001, Clevenger, Schall and DYK)
　Cooper Industries Case(最高裁判決 121 S. Ct. 1678, 58 USPQ2d 1641(2001)）

＊”Portion"の解釈
Rexnord Corp. v. Laitram Corp. and Intralox, Inc.
(00-1395, CAFC, Nov. 15, 2001, Newman, Clevenger and DYK)
　コンベアベルトから瓶や缶を移送する機械に関するR社特許。R社特許の明細書は「連結モジュール部」と「飛び出し部」とが分かれて表記されていた。L社の製品はそれらが一体化されていた。CAFCは"Portion"は"Separate"と"integral"のどちらも包含すると解釈した。

＊On sale bar
Space Systems/Loral Inc. v. Lockheed Martin Corp.
(00-1269, CAFC, Nov. 13, 2001, Newman, Michel and Schall)
　最高裁Pfaff判決のOn Sale の要件"ready for patenting"について:CAFCは発明が"Reduced to practice"実施化又は製造及び使用可能なように説明されなければならないと判示した。
　S社の発明者C氏は着想を説明する書状を他社に出願１９８３年４月の１年以上前（１９８２年３月）に送付した。しかし、着想が機能するであろうことを確認したのは、発明の開発及び試験をした後で、数ヶ月後であった。地裁は着想を送付したことを理由に特許無効と判決したがCAFCは上記理由で地裁判決を棄却差し戻した。

＊Affidavit
Novartis Corp. v. Ben Venue Lab., Inc. and Bedford Lab.
(01-1122, CAFC, Nov. 7, 2001, Clevenger, Friedman and Schall)
　N社はPamidronate disodiumの結晶形態に関する特許権者であった。B社は類似の製品を製造していた。争点はB社製造工程で特許された結晶形態のものが存在するかどうかであった。しかし、N社のaffidavitはそのような結晶形態が存在することを示すには不十分であった。非侵害

＊Fraud
Aptix Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc.
(00-1468 -1469, CAFC, Nov. 5, 2001, Mayer, Rader and Linn)

＊均等論
J & M Corp. v. Harley Davidson, Inc.
(00-1295, -1296, -1297, CAFC, Nov. 2, 2001, Gajarsa, Archer and Linn)

＊certificate of correction: from"rear walls" to "rear wall"
Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co.
(00-1233, -1281, -1282, CAFC, Nov. 1, 2001, Mayer, Linn and DYK)

＊弁護士費用について控訴
Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.
(01-1201, CAFC, Oct. 30, 2001, Michel, Friedman and Lourie)
　OEA特許は、エアバックのインフレーションの引き金に使われるヘッダーに関するものである。下記のOct. 26, 2001の判決によって１０２（ｂ）で特許無効とされた。Special社は弁護士費用を求めるモーションを起こした。地裁はこのモーションを認めたが、その額については関連証拠を受領した後に決めるとしていた。OEA社はこの地裁決定に対して控訴していた。CAFCは地裁は弁護士費用を未だ決めていない。地裁の決定はファイナルではない。したがって、CAFCにはその控訴を審理する管轄権がないと判決した。

＊On Sale 　102(b)
Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.
(01-1053, -1078, CAFC, Oct. 26, 2001, Michel, Friedman and Lourie)
　納入業者がOEA社に出願１年以上前に特許発明に係る製品を供給することに同意していた。このことは１０２（ｂ）のOn Saleに該当するとして特許無効との判決がなされた。

＊Offer for Sale 　102(b)
Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, L.L.C.
(01-1005, -1009, CAFC, Oct. 23, 2001, Rader, Bryson and DYK)
　Scaltech特許は出願１年以上前に販売の申出がなされていたので無効との判決がなされた。
　無効となる販売申出は、たとえ、A）その申出が荒廃したプロセスに使うためであって、発明自身を販売するためでなくても、B)発明の一態様が特許発明のクレームの限定すべてを満足しているだけでも、C)発明者が申出の時に発明の働きあるいは潜在能を正しく認識していなくても、構わない。Paff事件の最高裁判決に従う。

＊"OR"
Kustom Signals v. Applied Concepts
(99-1564, CAFC, Sep. 5, 2001, Newman, Mayer and Lourie)
　特許発明では、最速で走る車の速度を測定し、最強の信号を送り返してくる車の速度を測定し、その最速速度"OR"最強速度を表示するという構成をなすものであった。
　一方被疑侵害者の実施発明は、最速速度と最強速度とを測定し、最速速度と最強速度の両方を表示するというものであった。CAFCは非侵害の判断をした。

＊Means Plus Function
Generation II Orthotics Inc. v. Medical Technology Inc.
(00-1106, CAFC, Aug. 15, 2001, Newman, Linn and DYK)

＊
Day International, Inc. v.Reeves Brothers, Inc.
(00-1505, CAFC, Aug. 9, 2001, Clevenger, Schall and Gajarsa)

＊102(b)
MSM Investments, Co. v. Carolwood Corp.
(00-1092, CAFC, Aug. 9, 2001, Michel, Lourie and Linn)

＊クレーム解釈
Advanced Cardiovascular Systems, Inc. v. Scimed Life Systems, Inc.
(00-1454, CAFC, Aug. 6, 2001, Schall)
　特許発明では、最速で走る車の速度を測定し、最強の信号を送り返してくる車の速度を測定し、その最速速度"OR"最強速度を表示するという構成をなすものであった。
　一方被疑侵害者の実施発明は、最速速度と最強速度とを測定し、最速速度と最強速度の両方を表示するというものであった。CAFCは非侵害の判断をした。

＊
In re Zurko
(96-1258, CAFC, Aug. 2, 2001, Archer)
　最高裁はＣＡＦＣが誤った基準を適用したとして差し戻していた。差戻審で、ＣＡＦＣは"Substantial evidence"基準で差審理し、再びＵＳＰＴＯの拒絶審決を棄却した。

＊クレーム解釈（シュリンクフィルム）
Viskase Corp. v. American Natioanl Can Company
(99-1569, -1570, CAFC, Jul. 31, 2001, Newman, Lourie and Rader)

＊再発行特許
Jaswant S. Pannu v. Stroz Instruments, Inc.
(00-1482, CAFC, Jul. 25, 2001, Mayer, Friedman and Rader)
　審査段階で権利者は先行文献による拒絶理由を解決するためにクレームを補正し"continuous, substantially circular are"という限定を加えた。再発行特許出願で権利者は上記補正部分を削除した。CAFCは審査段階において元のクレーム範囲は拒絶を回避するために放棄されている主題であり、再発行特許によって回復させることはできないとして、特許無効の判断をした。裁判所は（１）再発行特許のクレームが広げられたかどうか？（２）広げた方向が放棄した発明手段に関係しないかどうか？（３）再発行特許のクレームが"recapture rule"を避けるために他の方向で実質的に減縮されたか否か？を決めて、"recaputure rule"を適用する。

＊コンピュータチップ封止用エポキシ樹脂
Dow Chemical Co. v. Sumitomo Chemical Co., Ltd. and Sumitomo Chemical America, Inc.
(00-1441, CAFC, Jul. 25, 2001, Clevenger, Rader and Gajarsa)
　1996年にD社はS社に対して提訴していた。2000年６月、地裁はS社のプロセスは文言上も均等論上も非侵害であるとの略式判決をしていた。CAFCは地裁のクレーム解釈("Boiling point"と"continuous/continuously"の解釈)は誤りとして差し戻した。　

＊"We will not give parties the power to agree to waste the resources of the courts in revisiting infringement determinations that have already been made"
Hallco Manufacturing Co., Inc. and Olof A. Hallstrom v. Raymond Keith Foster
(99-1458, CAFC, Jul. 6, 2001, Rader, Plager and Schall)

＊Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓｈｉｐ
Joany Chou v. University of Chicago
(00-1317, CAFC, Jul. 3, 2001, Mayer, Lourie and Bryson)

＊
Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc.
(00-1261, -1391, CAFC, Jun. 27, 2001, Lourie, Plager and Gajarsa)
Durel社はEL（エレクトリックルミネッセンス）に関する特許のラインセンシーである。該特許では蛍光粒子を酸化物で被覆することがクレームされていた。被覆酸化物としては酸化チタン、酸化ケイ素、酸化アルミニウムなどが開示されていた。D社特許には酸化物以外に少量の酸化物以外の物質が含まれていてもよいとされていた。Sylvania社はEL素子を製造していた。このEL素子は蛍光粒子にAlO(OH)とAl(OH)3、すなわち水酸化物が被覆されていた。D社はS社を特許侵害で提訴した。地裁はS社の被覆物を原子に分解し、その重量を計算した。すなわちＡｌ、O、Hのように分解してその重量を計算し、D社特許の酸化物と同じ重量比の金属イオンと酸素原子が存在する、そしてHは酸化物以外の物質であると認定し侵害と判決した。CAFCは地裁の解釈は誤りであるとして、非侵害の判決をした。

＊102(g)
Apotex USA, Inc. v. Merck & Co., Inc.
(00-1272, CAFC, Jun. 8, 2001, Lourie, Clevenger and Linn)
　Apotex社はナトリウムEnalaprilを含有する組成物からなる薬の製法特許を所有していた。Apotex社がMerck社を特許侵害で提訴した。Merck社はApotex特許は無効であると主張した。１０２条（ｇ）の「発明を隠していた」は国内の行為なのか、海外の行為も含むのかが争点となった。
　Merck社は1983年以来商標"VASOTEC"でナトリウムEnalaprilを製造販売をしていた。Merck社は米国とカナダにナトリウムEnalapril化合物を包含する特許を所有していたが、"VASOTEC"の製法に関する特許は所有していなかった。しかしながらMerck社はカナのモノグラフ（研究論文）でその製法で使われる成分を開示しており、そのモノグラフは１９９３年だけで３万部以上が複写されていた。また１９８８年発行のフランスの薬品辞典にナトリウムEnalapril（海外での商標"RENITEC"）を製造するために使用する成分を開示していた。CAFCはこれらの開示はApotex社が発明をなす以前に行われていた。１０２（ｇ）の「米国内」は「他人が発明を成した」を修飾し「秘密または隠蔽」を修飾するものではないと判断し、Apotex特許は無効であると判決した。

＊Means plus function claim
William A. Budde v. Harley-Davidson, Inc.
(99-1533, -1534, CAFC, May 24, 2001, Bryson, Linn and Dyk)
　Budde特許のクレーム要件：Means plus functionに対応する構造が明細書に開示されていない場合は、そのクレームは無効になるだろう。対応する構造が開示されていないことをClear and Convincing evidenceで立証する責任はHarley側にある。　

＊再発行特許、中用権Intervening Rights　２５２(a)
Troy Shockley and Excalibur Tool & Equipment Co., Inc. v. Arcan, Inc. et al.
(99-1580, -1603, CAFC, May 9, 2001, Rader, Schall and Bryson)
　Troy社は自動車の下に入って作業を行うためのクリーバーに関する特許を所有し、その特許の権利範囲を拡張するための再発行特許出願をしていた。Arcan社は再発行特許が公布される以前にクリーバーの販売申出を行っていた。しかし、Arcan社がクリーバーを製造したのは再発行特許が公布された後であった。
　２５２条(a)の規定によれば、再発行特許の公布前に製造された物、それ自身に中用権が生じるのであって、公布後に製造された物に中用権は発生しない。１９９４年に２５２条は改正され、販売申出が追加されたが、上記の趣旨を変えるものではないとCAFCは判示した。

＊輸出した部品を組み立て完成品にしなくても特許侵害になり得る(271(f)(2))
Waymark Corp. v. Rorta Systems Corp.
(00-1327, CAFC, Apr. 6, 2001, Rader, Plager and DYK)
　Ｗ社は充電器の容量表示方法に関する９２９特許の権利者である。Ｒ社はＦｉｂｅｒｃｏｒｐ社の充填機モニター"Battscan"の開発と市場開発に協力していた。しかしＦ社はR社に製造販売のライセンスをしていなかった。1997年にF社は倒産した。R社は"Battscan"の開発を継続した。P社はニューヨークで部品の試験をし、Battscanシステムを完成させるためにメキシコにそれら部品を輸送した。一方、Caravello氏は"Battscan"技術（９２９特許を含む）をF社破産管財人から購入し、これをCaravello社とW社に譲渡した。W社はR社を特許侵害で提訴した。W社はBattscanシステムの開発を止め、メキシコから部品を戻し、Battscanシステムを完成させなかった。地裁は非侵害の略式判決をした。W社は再審理のモーションを起こした。
　CAFCは271(a)と271(f)(2)の解釈を行った。P社は国内において部品の試験を行っただけである。この試験が侵害にはならないとして地裁の略式判決を認容した。発明品の実施をしていないので271（a)の侵害はない。
　271(f)(2)は完成品の実施を必要とするか否か？271(f)(2)には「国内において組み立てたなら侵害となるようなことを国外においてそのような部品を組み立てることを意図して」部品を供給した場合は、侵害の責めに任ずべきであると規定している。すなわち完成品を実際に組み立てたかどうかに関係なく、組み立てる意図があったか否かが問題である。CAFCは地裁の略式判決を一部棄却した。
　（参考）平成１３年８月３０日大阪高裁平成１３年（ネ）第２４０号(原審　大阪地裁平成１０年（ワ）第１２８７５号）　ミリケン v. 新日本理化
間接侵害は成立しないとして非侵害判決
　●被告製品は本件発明の方法の実施又は本件発明に係る物の生産にのみ使用するものか？
　　争点１：被告が今後被告製品を日本国内向けに製造販売するおそれ
　被告は被告製品を外国向けにのみ販売輸出して日本国内向けに販売していないことは争っていないが、その恐れについ争いがある。平成８年当時ビス（３，４－ジメチルベンジリデン）ソルビトールはポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に登載されていなかったので、被告の国内向け総合カタログには被告製品は掲載されていなかった。平成１２年に自主基準に登載され、安全衛生面で適切な材料として認定された。原告はこの登載によって国内販売の恐れがあると主張したが、裁判所は被告が日本国内で販売する準備をしたという形跡を見出せないので、その日本国内での販売のおそれがあると認められないとした。
　　争点２：日本国外における実施、生産のみに使用される被告製品と特許法１０１条該当性
　被告製品が日本国外にのみ輸出されるものである場合特許法１０１条所定の「その物の生産のみに使用する物」（１号）及び「その発明の実施のみに使用する物」（２号）に当たるとはいえないと裁判所は判断した。
　輸出行為は実施に当たらないけれど輸出に伴って譲渡が行われているとの主張するが、間接侵害に該当するか否かは、その譲渡（輸出）物が前記の「その物の生産のみに使用する物」（１号）及び「その発明の実施のみに使用する物」（２号）に該当するか否かに帰結する。他国の立法では直接侵害の存在に関わらず間接侵害を認めているところがあるけれど、日本法の解釈に他国の立法例は影響されない。特許権の効力の不当な拡張とならないようにする必要がある（直接には述べていないが従属説を示唆している。）。
　国外あるいは国内の別によって侵害になったりならなかったりするのは法的安定性、法的公平性に欠ける。

＊ゴルフアイアン特許
Karsten Manufacuring Corp. v. Cleveland Golf Co.
(99-1234, CAFC, Mar. 22, 2001, Newman, Michel and Plager)

＊商標"1-888-M-A-T-R-E-S-S"
In re Dial-A-Mattress Operating Corporation
(00-1197, CAFC, Feb. 13, 2001, Mayer, Newman and Schall)
　該商標は一般名称(generic)ではない。該商標は登録商標"(212)M-A-T-T-R-E-S"に対して合法的な類似商標である。該商標が登録商標と識別できるように表示することによって登録できる。

＊"One Click"特許は自明
Amazon.com, Inc. v. Barnesansnoble.com, Inc.
(00-1109, CAFC, Feb. 14, 2001, Clevenger, Gajarsa and Linn)
　B社の提出した証拠－1990年代中頃の"CompuServe Trend System"やその他４つの先行技術をCAFCは再検討し、地裁は先行技術の内容を見落としているとして差し戻した。

＊
Forest Laboratories, Inc. v. Abbott Laboratories, and Tokyo Tanabe Co., Ltd.
(99-1494, -1495, -1512, CAFC, Feb. 13, 2001, Lourie, Linn and Dyk)
　A社はクレーム解釈において水の含有量の限定は意味がないのであると主張し、被疑製品の水含有量の立証をしなかった。そのために文言侵害も否定され、均等論侵害も否定された。

＊審査経過禁反言(高血圧症の治療薬"Tiazac"）
Biovail Corp. International v. Andrx Pharmaceuticals, Inc.
(00-1260, CAFC, Feb. 13, 2001, Newman, Clevenger and Gajarsa)

＊均等論　（ソフトボール・バット）
DeMarini Sports, Inc. v. Worth, Inc.
(99-1561, -1583, CAFC, Feb. 13, 2001, Schall, Bryson and Linn)

＊ライセンシー
Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., Lysonix, Inc. and Misonix, Inc.
(99-1532, 00-1165, CAFC, Feb. 12, 2001, Mayer, Lourie and Schall)
　Mentor社はExclusive　Licenseeである。しかし、Mentor社にライセンスしたSonique　Surgical　Systems社は、（１）特許侵害者を真っ先に訴える義務、（２）ある製品を販売する権利及びMentor社の製品開発を監督する権利、（３）特許維持年金の支払い義務を負っていた。Mentor社は特許権に関する実質的全権を所有していなかった。
　CAFCは実質的全権を持っていないExclusive Licenseeは特許権者と共同でなければ提訴できないと判示し、Mentor社は特許侵害に対して提訴することができないとした。

＊管轄（Jurisdiction)
Uroplasty, Inc. v. Advanced Uroscience, Inc., Brennen Medical, Inc. and Timothy Lawin
(00-1185, CAFC, Feb. 8, 2001, Mayer, Michel and Dyk)
　UroplastyはUroscienceをトレードシークレット及び契約不履行について提訴した。Uroscienceは尿不全症に関する特許権を得ていた。
　CAFCは特許法に関する実質的問題の解決を求められる場合に裁判管轄権を有する。単に特許権があるというだけで管轄権を生じるというものではない。

＊On Sale Bar（試験的と営利的）
Monon Corp. v. Stoughton Trailers, Inc.
(00-1041, -1042, CAFC, Feb. 7, 2001, Michel, Rader and Schall)
M社は米国出願の１年以上前の日に１台のトラクターを販売した。トラクターの強さと耐久性を改良した後に３００台の注文があった。地裁は最初の販売は営利的であると判決したが、CAFCは最初の販売は試験的であると判決した。

＊"Composed of" の意味
AFG Industries, Inc. and Asahi Glass Co., Ltd. v. Cardinal IG Co., Inc.
(00-1285, CAFC, Feb. 6, 2001, Michel, Lourie and Bryson)
可視光を通すが赤外線を反射するガラスコートに関する特許をAFGが所有していた。地裁の略式判決でC社は非侵害とされた。CAFCはこれを棄却した。トランジションフレーズ”composed of”は”consisting essentially of”と同じ意味であり発明の特徴に影響を与えない範囲で列挙されていない成分を含有してもよいという意味であると解釈した。

＊Attorney Client Privilege　（企業合併）
In re Pioneer HiBred International, Inc.
(Misc. Doc. #661, CAFC, Feb. 5, 2001, Mayer, Bryson and DYK)
(背景)Monsanto社がPioneer社を契約違反等で訴えていた。M社とP社との間にライセンス契約があり、この契約はDuPond社の子会社Delta Acquisition社によるP社の吸収合併から切り離されないとM社は主張し、合併に関する情報の提出を求めた。P社は弁護士特権に基づき開示を拒否した。地裁はP社は合併時に証券取引委員会に合併に関する情報を開示したので弁護士特権を放棄したとみなした。しかし、CAFCは合併交渉における代理人のアドバイス、あるいは知的財産権あるいは財務特権に関する合併による効果に関する弁護士特権は放棄していないと判決した。

＊不注意又は不必要な特許権者の主張補正であっても均等論は制限される。
Patent Pioneer Magnetics v. Micro Liner Corp.
(00-1012, CAFC, Jan. 23, 2001, Mayer, Newman and Lourie)

＊Means plus Function
Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group, Inc.
(00-1110, CAFC, Jan. 18, 2001, Bryson, Plager and DYK)

＊懲罰的損害賠償 ($20Million)
Dr. Raymond G Tronzo v. Biomet, Inc.
(00-1007, CAFC, Jan. 17, 2001, Newman, Archer and Lourie)

＊商標"Pan American"
U.S. Olympic Committee v. Toy Truck Lines, Inc.
(00-1196, CAFC, Jan. 16, 2001, Newman, Clevenger and Gajarsa)
ミニチュアおもちゃに用いる商標と、"Pan American Games"とは混同する。T社の商標登録は"Intent to use"商標として登録されていた。

＊商標"Load Llama the Ultimate Bike Rack"
In re Nett Designs, Inc.
(00-1075, CAFC, Jan. 9, 2001, Mayer, Rader and Bryson)
"the Ultimate Bike Rack"は記述的成句である。

＊商標"Trevive..." v. "Tres..."
Han Beauty, Inc. v. Alberto-Culver Co.
(00-1198, CAFC, Jan. 9, 2001, Newman, Michel and Rader)
混同する恐れ有り。

＊How to use
Union Pacific Resources Co. v. Chesapeake Energy Corp.
(00-1053, -1059, CAFC, Jan. 5, 2001, Michel, Lourie and Rader)

以上